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    商标淡化法律问题比较研究


    来源:《国际商法论丛》第9卷 作者:魏森 时间:2013-03-31

    【内容提要】本文对涉及商标淡化的主要法律问题进行了较为深入的研究,以期建立起一套符合中国国情的较为完整的商标淡化规则体系。
    全文共分八个部分。
    第一部分讨论了反淡化法的适用领域,主要涉及在相同或类似商品上使用与在先商标相同或近似的商标能否构成淡化的问题。
    第二部分主要研究反淡化法的保护对象,具体涉及反淡化法的保护对象是仅限于商标,还是也可包括商标以外的其它商业标志;就商标而言,是仅限于常规类型商标和注册商标,还是也包括非常规类型商标以及未注册的驰名商标。
    第三部分讨论受保护商标的适格性,即一个商标需具备什么样的条件才有资格获得反淡化保护。本文认为,受保护商标须商标高度驰名并具有突出显著性。
    第四部分讨论了在先商标和在后商标的近似程度,即在后商标需要在多大程度上与在先商标近似,其使用才可能被认定构成淡化。本文认为在先商标和在后商标需近似到足以使公众认为两者实质上为同一商标,在后商标的使用才可能构成淡化。
    第五部分涉及商标淡化的行为类型问题,具体讨论了弱化、退化和丑化三种行为。本文认为丑化不应作为商标淡化的一种类型对待。
    第六部分分析了在后商标的何种具体使用方式可能构成商业性使用,从而可能构成淡化。
    第七部分主要探讨了对商标淡化的损害后果的认定。本文主张,只要有淡化可能的存在,即可认定淡化,而不需要实际的淡化。
    第八部分讨论了商标淡化的各种例外,主要包括比较广告、滑稽模仿和有正当理由的使用。
     引言
    “淡化”译自英文dilution一词,有“稀释”、“冲淡”等含义。商标淡化是指由于使用在非类似商品或服务上[1]的在后标志与在先的驰名商标相同或近似,使消费者在两商标之间产生联想,并导致在先商标的显著性丧失或严重削弱的现象。与传统的混淆理论不同,商标淡化的成立不以消费者在两商标之间产生混淆为前提,只要消费者可能在两商标之间产生联想,且这种联想可能导致在先商标的显著性受到损害,淡化即可构成。自从美国学者Schechter1927年在《哈佛法律评论》上发表其著名的《商标保护的理性基础》一文以来,商标淡化理论就一直备受争议。但尽管如此,这一理论现已为越来越多的国家所接受却是事实。美国在1995年制定第一部《联邦商标淡化法》(Federal Trademark Dilution Act,以下简称FTDA)之后,又于2006年10月对该法进行重大修改,颁布了新的《商标淡化修正法》(Trademark Dilution Revision Act,以下简称TDRA)以取代前者,使美国的反淡化法进一步完善。在欧洲,欧盟的《协调成员国商标法的1988年12月21日共同体理事会一号指令》(以下简称一号指令)虽未明确使用淡化的概念,却有关于淡化的实质内容。加拿大商标法第22条、日本商标法第4条第1款第19项等,都是关于反淡化的实质性规定。其他一些国家(如韩国、南非等)则或在商标法中,或在反不正当竞争法中规定有反淡化的实质内容。在国际层面上,保护工业产权巴黎联盟与世界知识产权组织1999年发布了一份《关于驰名商标保护规定的联合建议及注释》,明确提出了对驰名商标的反淡化保护。《世界知识产权组织1996年关于反不正当竞争保护的示范规定及其注释》在其第3条第2款及其注释中,也明确规定了对驰名商标的反淡化保护。
    我国目前没有有关商标淡化的立法,有关部门提出的商标法第三次修改稿草案中也没有关于商标淡化的任何规定,但实践中已有不止一家法院在判决书中引用了淡化理论。从我国目前现状看,无论理论界还是实务界,对商标淡化理论都或多或少存在一些误解甚至以讹传讹,更缺乏对该理论适用条件的深入研究。由于反淡化保护是对商标权保护范围的一次重大扩张,已突破我国现行商标法的保护范围,对这一理论适用条件的研究就显得十分必要。我国曾有学者认为淡化理论产生于发达国家,我国目前尚无需引入。但笔者认为,鉴于淡化理论自身的合理性以及我国法院在实践中实际上已采纳了这一理论的现实,立法上继续回避这一制度只会造成实践中因缺乏统一标准而出现执法混乱。堵不如疏,笔者建议我国在进行商标法第三次修改时引入淡化理论并明确规定其适用条件,以统一执法尺度,避免权利滥用。本文即试图对商标淡化制度的核心问题——商标淡化的认定加以分析,以期对相关立法有所裨益。
    一、反淡化法的适用领域
    商标淡化理论最初是针对在非类似商品上使用与在先的驰名商标相同或近似的商标,从而导致该驰名商标的区分功能在不知不觉中被逐步削弱直至完全退化的行为而提出的。因此,反淡化法适用于非类似商品并不存在任何问题。所谓反淡化法的适用领域问题,实际上是指除适用于非类似商品外,反淡化法是否也适用于相同或类似商品上,即在相同或类似商品上使用与他人驰名商标相同或近似的商标是否可能构成淡化。
    在美国,由于《兰哈姆法》[2]在提供反淡化保护时不排除原被告之间存在竞争关系,因此反淡化法在理论上是可以适用于相同或类似商品的。但是地区法院对反淡化法能否适用于相同或类似商品在认识上存在分歧,根据州法所作出的判决也各不相同。不过,多数否认反淡化法可以适用于相同或类似商品的判决是在FTDA颁布之前作出的。随着FTDA的生效和一些州以FTDA为蓝本制定或修改了本州的反淡化法,各法院在上述问题上的认识将会逐步统一。美国《第三次不公平竞争法重述》也认为反淡化法的适用不应限于非竞争性商品。因为在涉及类似商品时,尽管部分消费者会发生混淆,另一部分消费者仍可能认识到在后使用者和在先使用者彼此独立,对于这另一部分消费者而言,则可能发生淡化。[3]
    欧盟的一号指令第4条第3款、第4款(a)项及第5条第2款,《共同体商标条例》第8条第5款及第9条第1款(c)项都明确规定,如在先商标为声誉商标,在非类似商品或服务上注册或使用与之相同或近似的商标(或标记)如果会不公平地利用在先商标的显著性或声誉,或者对其显著性或声誉造成损害,在先商标所有人有权阻止在后商标的注册或申请撤销其注册,或阻止其使用。上述条款实际上即包含了反淡化的内容,且其适用范围明确地限定在非类似商品或服务上。但欧洲法院在2003年的Davidoff案中所作的解释却明确地突破了上述规定的字面含义。
    该案中,原告使用的Davidoff文字商标为声誉商标,具有很高的知名度,被告的商标为Durffee及图,两商标所使用的商品部分相同,部分相似。原告在德国起诉被告,要求禁止被告继续使用其商标并请求撤销该商标。其理由包括:被告对其商标的使用可能导致两商标间的混淆;被告蓄意利用原告商标的高声望;被告商标的使用损害了原告商标的良好声誉。原告在一审和二审中均败诉,遂上诉至德国联邦法院。
    一审和二审法院均认定两商标不构成近似,联邦法院则认为两商标构成近似,但尚不能认定存在混淆的可能。因此,原告要想在本案中胜诉,就只能以淡化为基础,即只能依赖一号指令第4条第4款(a)项和第5条第2款。但上述条款的措词已明确将其适用范围限定在非类似商品或服务上,而本案发生争议的两个商标却用在相同和类似商品上。为此,德国联邦法院将案件提交欧洲法院请求先决裁定,其请求裁定的问题之一是:
    一号指令第4条第4款(a)项和第5条第2款能否被解释为,当在后商标被用于相同或类似商品或服务时,成员国也有权为声誉商标提供更宽的保护?
    原告Davidoff公司、葡萄牙政府和欧盟委员会都认为,一号指令第4条第4款(a)项和第5条第2款为声誉商标在非类似商品上提供的保护在相同或类似商品上更应适用,因而对这一问题应作肯定回答。而被告Gofkid公司和英国政府则认为,一号指令第4条第1款(b)项和第5条第1款(b)项已为声誉商标提供了足够的保护,尤其是根据Sabel案和Canon案等案的判决,当在先商标是声誉商标时,混淆的可能更容易被认定。因而对上述问题应作否定回答。[4]
    欧盟总检察长Jacobs反对将扩大的保护适用到相同或类似商品上。他指出,既然立法机关故意对此不作规定(指未规定第4条第4款(a)项和第5条第2款适用于相同或类似商品),就表明立法机关的意图仍是将混淆作为通常的保护标准。另外,在没有额外保护的情况下,不诚实的经营者通常是在非类似商品上利用驰名商标的声誉;而在类似商品上则很难做到既利用驰名商标的声誉又不引起混淆。不过他认为,法院没有必要去讨论哪一种规定更可取,作这种分析是立法机关的职责。既然一号指令的措词非常明确,即第4条第4款(a)项和第5条第2款只适用于非类似商品,就没有充分的理由作出与这种明确的含义不同的解释。这位总检察长也不同意一号指令对声誉商标的保护存在空白点的说法。他认为,即使确实存在争议商标使用在类似商品上而又不能认定混淆的情况,这种情况在实践中也可能是不重要的。根据法院对Sabel案、Canon案、Marca Mode案等的判决,声誉商标已受到更宽的保护。如果再对第4条第4款(a)项和第5条第2款作扩大的解释,将会使一号指令所提供的保护的界限变得模糊。[5]但Jacobs检察长的意见没有得到欧洲法院的采纳。法院认为,一号指令第4条第4款(a)项和第5条第2款不能仅依其字面来解释,而应根据其作为组成部分之一的整个制度的计划和目标来解释。据此,对该条的解释不能导致这样一种结果,即声誉商标在相同或类似商品或服务上所受到的保护,比在非类似商品或服务上受到的保护更少,而至少应受到一样多的保护。法院也否定了一号指令第4条第1款(b)项和第5条第1款(b)项以及法院此前的若干判例已为声誉商标在相同或类似商品上提供了充分保护的说法,认为在不存在混淆的可能的情况下,声誉商标的所有人无法依赖上述条款保护其商标的显著性或声誉免受损害。法院因而裁定对德国联邦法院提出的上述问题作出肯定的回答。[6]
    笔者认为,一般性地将淡化理论的适用范围扩大到类似商品或服务,确有可能违背淡化理论的本来意图,造成对商标权的过度保护,使反淡化法成为在先商标所有人打击竞争对手的手段。淡化理论自始即是针对在非类似商品上使用与他人驰名商标相同或近似的商标,从而导致该驰名商标区别力的丧失或削弱而提出的,该理论在其提出之初并未将在相同或类似商品上的使用纳入其适用范围。当然,理论可以而且应该随着社会生活现实的变化而有所发展和改变,但对淡化理论而言,社会现实的变化不应是导致其适用范围的扩张,而是恰恰相反。理由是现代的混淆理论已有很大发展,即由早期的仅限于直接混淆(商品直接出处的混淆)发展到包含直接混淆和间接混淆(即许可、赞助等关系的混淆)。在美国,由于法院在实践中对“关联商品”范围的扩大解释,在具体案件中的所谓关联商品完全可能是毫不关联的非类似商品。这意味着淡化理论的传统“势力范围”已逐渐被混淆理论“蚕食”。这也决定了淡化理论的适用范围只能是越来越小而不应是越来越大。将淡化理论运用到相同或类似商品或服务上很可能导致法院在无法认定混淆时,抽象地以淡化作出侵权认定,从而导致对该理论的滥用。在这一方面,美国的实践已为我们提供了前车之鉴。在美国,很多淡化案件中法院只是抽象地得出淡化的结论,对于什么是淡化以及被告的行为何以构成了淡化缺乏充分的说理。更有众多的判例把混淆的可能作为认定淡化的理由。各法院对淡化的认定标准显得十分混乱。在相同或类似商品或服务上提起的反淡化诉讼的数量也要远远高于在非类似商品或服务上提起的此类诉讼的数量,这不能不说是一种反常现象。
    但这并不意味着在相同或类似商品上完全不可能发生淡化问题。当在后使用人将他人的在先驰名商标作为相同或类似商品的通用名称使用时,即可能导致退化的淡化。此时驰名商标所有人即可依反淡化法获得救济。除此之外,淡化理论不应在相同或类似商品或服务上适用。
    二、反淡化法保护对象的范围
    反淡化法保护对象的范围主要涉及以下几个问题,一是保护是否适用于非常规类型的商标,二是未注册驰名商标能否享受反淡化法保护,三是保护是否延伸到商标之外的其他商业标志。
    (一)反淡化法是否适用于非常规类型的商标
    传统的商标通常由文字、图形或两者的结合构成。此处所称非常规类型商标,是指上述类型商标以外的其他类型商标,如立体商标、颜色商标、声音商标、气味商标等(我国目前尚不接受后两类商标注册)。从理论上看,反淡化法的保护对象即为商标,其对各类商标自应一体适用而无厚此薄彼的道理。但非常规类型商标与传统类型商标毕竟存在一些差异,例如,这类商标一般可资利用的素材较少,立体商标还可能与外观设计专利发生冲突等,在不存在混淆可能时对这类商标提供反淡化保护更容易构成对自由竞争的限制。因此,理论界和实务界对于应否给予非常规类型商标以反淡化法保护在认识上存在分歧。反对者主要担心,将这类商标纳入反淡化法保护范围可能导致实际上赋予商标所有人一种针对该商标的类似于专利或版权的权利,并可能与专利法或版权法发生冲突。
    笔者认为,基于以下理由,应该给予非常规类型商标以反淡化保护:首先,由于在申请时即会受到严格审查,这类商标的数量在实践中不会太多。例如,就立体商标而言,其注册除了受到我国《商标法》第10条、第11条的限制外,还特别受第12条的限制。按该条规定,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。该条实际上是从功能性的角度对商品外形注册为商标作出的限制,即凡具有性质功能、实用功能或美学功能的商品外形,不得注册为商标。对于颜色商标,功能性的审查同样适用。通过上述限制,能获得注册的非常规类型商标数量有限,如我国迄今尚无颜色商标获得注册。即使这类商标成功获得注册,经过反淡化法上突出显著性和高度驰名要求的进一步限制,能够实际获得反淡化保护的数量会更少。对这类商标提供反淡化保护不会对自由竞争造成不应有的妨碍。其次,如果这类商标确实具备了反淡化法所要求的高度驰名和突出显著性,拒绝对其提供与其他商标同等的保护将有违民法的平等和公平原则。第三,立体商标可能与外观设计专利冲突的问题应由专利法或商标法中的特别规定加以解决,某一特定的商品外形能否注册为商标,不属于反淡化法规制的范围,反淡化法所涉及的只是某一标志已成为合法商标之后发生的问题。一个商品外形如已获准注册为立体商标,并具备了反淡化法要求的高度驰名和突出显著性,就有资格和其他类型商标一样获得反淡化保护。
    (二)未注册驰名商标能否享受反淡化保护
    我国《商标法》对已注册和未注册驰名商标提供了不同程度的保护,即对未注册驰名商标只在相同或类似商品或服务上提供保护,而对已注册驰名商标则提供跨类保护。从鼓励注册的角度看,这种做法可以理解。但是,即使在先商标没有注册,如果其已经驰名,其他经营者即应推定已知或应知该商标已经驰名的事实,其在该商标已经驰名之后没有正当理由仍将该商标在非类似商品或服务上注册,即属于不诚实的行为,法律不应纵容这种行为。驰名商标能否享受跨类保护,应根据其驰名时间而不是注册与否来确定。就反淡化保护而言,注册与否同样不应成为驰名商标能否受到这种保护的一个标准。
    美国的FTDA和TDRA都没有要求寻求反淡化保护的商标必须注册,只是规定可以将注册与否作为认定一个商标是否驰名的因素之一。欧盟一号指令中确实规定了注册的要求,但这一规定受到很多批评。在我国,不少人担心对未注册的驰名商标提供与已注册的驰名商标相同的跨类保护可能对我国中小企业造成冲击,因为很多中小企业或自然人使用的商标是复制或模仿外国的没有在我国注册的驰名商标。但笔者认为,迁就这种复制或模仿行为对这些企业的长远发展并非有利,这样的企业如果要做强做大,迟早会遇到商标纠纷。法律应通过其制度设计鼓励企业创立自己的品牌,而不是模仿甚至盗用他人品牌。不仅如此,上述做法对我国驰名商标在海外的保护也会有不利影响。由于未及时在海外注册,我国驰名商标在海外被抢注的案例已为数不少,如果我国自己的商标法不对未注册驰名商标提供相应的保护,我国在对外谈判中也很难说服对方对未在该国注册的我国驰名商标提供同等保护。
    (三)反淡化保护应否延及到商标之外的其他商业标志
    商标以外的其他商业标志主要包括商号、域名、地理标志、知名商品特有的标志(名称、包装、装潢)等。从国外情况来看,商标以外的商业标志的淡化问题主要涉及商号和企业的广告用语。美国的Allied案和Ringling案是这方面的代表性判例。但美国商标法在措词上并没有将商标以外的其他商业标志纳入反淡化法保护的范围。其他国家的立法大都没有涉及对商标以外的商号提供反淡化保护的问题,而只提供基于混淆的保护;实践中也未见此类判例。我国理论界虽也有人提出反淡化法的保护对象不应限于商标,但对何以应当如此缺乏深入论证。在国际层面,除少数地区性立法如欧盟一号指令等有涉及商标淡化的实质性规定外,尚没有一份具有普遍约束力的国际法律文件涉及这一问题,更勿论对商标以外的其他商业标志提供反淡化保护。只有世界知识产权组织1996年《关于反不正当竞争保护的示范规定及其注释》明确对此作出了要求。该《示范规定》第3条第(2)款规定:
    (a)弱化[7]下列内容带有的商誉或名声尤其可引起损害他人的商誉和名声:
    (i)商标,无论注册与否;
    (ii)厂商名称;
    (iii)除商标或厂商名称之外的企业名称;
    (iv)产品外观;
    (v)产品或服务介绍;
    (vi)名人或者著名虚拟人物。
    (b)[“弱化”的定义]在本示范规定中,“弱化商誉或名声”系指降低商标、厂商名称或其他企业名称、产品外观或产品或服务介绍、或名人或著名虚拟人物的区别性特征或广告价值。
    与上述条款相对应的注释说明了禁止上述“弱化”的理由。例如,“之所以将弱化企业名称效力的行为视为不公正是因为弱化可以严重侵蚀甚至破坏该企业名称的区别性特征或广告价值,结果使得拥有该企业名称的企业受到消极影响。”
    上述规定大大扩张了理论界通常认为的反淡化法保护对象的范围。实际上,这一规定基本上是美国反淡化实践(而不是正式立法)的翻版。而且即使在美国,上述对象是否都可受反淡化法保护也存在很多争论,各法院的做法也不统一。保护商标以外的其他标志免受淡化的判例大都发生在FTDA颁布之前。
    将反淡化法保护对象的范围扩大到商标以外的其他商业标志,需结合各国的具体国情对这种扩张的必要性和正当性作充分论证。但在理论界,这种论证迄今为止仍是欠缺的。在笔者看来,商标以外的商业标志不适于反淡化保护:
    (1)域名。域名通常与企业名称、商标或商品名称(通常是特有商品名称)相对应,在反淡化法上没有独立的意义,如果企业名称、商标或商品名称不能受反淡化法保护,域名也不可能受到保护。而且,域名也基本上不可能在企业名称、商标或商品名称之外独立具有反淡化法所要求的“高度驰名”和“突出显著性”的品质。
    (2)地理标志。非权利人通常是将地理标志用于相同商品。将地理标志用于非类似商品或服务对使用者而言不会产生任何积极意义,因此这种使用通常不会发生。而将地理标志用于相同商品难免混淆——这也许正是非权利人所追求的,此时,传统的混淆理论足以解决这一问题。
    (3)知名商品特有的名称、包装、装潢。由于商品的特有名称、包装、装潢正常情况下总是与商品本身相结合,这些特征在技术上很难被用到非类似商品上。而在相同或类似商品上使用相同或近似包装、装潢,通常亦难免混淆。即使在极端例外的情况下用于非类似商品(如模仿某知名果汁的外包装用于洗发露),仍可能造成混淆。因此,传统的混淆理论亦足以应付。而且,就知名商品的特有名称而言,他人未经授权的使用只可能导致混淆而不会发生淡化问题。
    (4)产品外观。除美国外,产品外观应否受到保护在很多国家都是一个尚未完全解决的问题,更勿论授予其反淡化保护。在我国,产品外观本身也不具有独立的法律地位。如果当事人将产品外观注册了立体商标,则可按立体商标获得相应的保护。
    (5)产品或服务介绍。产品或服务介绍实际上主要涉及广告问题,即广告用语或广告形式可否受反淡化法保护。尽管美国有判例对广告用语提供了反淡化保护,但笔者认为,在没有混淆的可能的情况下,为广告用语或广告形式提供反淡化保护的正当性是大可质疑的。首先,现实中很少有企业会永久使用一个相同的广告语或采用相同的广告形式,对一个只在有限期间内使用的广告语或广告形式提供反淡化保护是没有意义的。因为一旦停止使用,其区别能力或广告价值也就自行烟消云散。其次,对这种表达方式提供反淡化保护可能与公民的言论自由这一宪法权利发生严重冲突。第三,如果广告用语或形式已构成著作权法上的作品,其所有人可寻求著作权法上的保护,而不必求助于反淡化法。
    (6)名人或者著名虚构人物。将名人或者著名虚构人物的某些特征或与之相近的特征注册为商标,或作其他的商业性使用,近来在我国似乎成为一种颇为流行的现象。对名人或著名虚构人物的个人特征所产生的权利(理论界称其为“公开权”或“形象权”等)究属何种性质,目前尚无统一的认识,将其作为反淡化法的调整对象显属草率。即使对该种权利的保护可以套用反淡化法的某些原理,也应对此另行立法,而不是由反淡化法直接调整,反淡化法也不可能解决与该种权利有关的其他复杂问题。
    (7)商号。商号在我国亦称字号,是企业名称中的核心部分。商号是区分不同市场主体的最重要标志,而商标则是区分商品或服务的标志,在商号没有注册为商标时,两者的功能完全不同。反淡化法的目标是保护高度驰名的商标区分不同商品或服务来源的能力不因他人的淡化性使用而丧失或削弱,其所保护的本质上是商标的显著性。由于商号本身只区分经营者的身份而不区分商品或服务,他人对该商号的相同或近似使用自然也谈不上导致商号的针对商品或服务的区分功能的丧失或削弱。[8]我国国家工商行政管理局1999年颁布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》对商号的保护已作出规定。该《意见》第二条规定:“商标专用权和企业名称权的取得,应当遵循《民法通则》和《反不正当竞争法》中的诚实信用原则,不得利用他人商标或者企业名称的信誉进行不正当竞争。”第四条规定:“商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或服务的来源产生混淆(包括混淆的可能,下同),从而构成不正当竞争的,应当依法予以禁止。”上述《意见》第四条是明确针对混淆的规定,而第二条中的“不得利用他人……企业名称的信誉进行不正当竞争”可否理解为包含了淡化行为?笔者认为不能。从第二条在《意见》中所处的地位来看,其相当于“总则”,而《意见》第三条以下的条文全部是针对混淆而制订。由此可见,上述《意见》中并没有包含反淡化的内容。从商号与商标发生冲突的现状看,现实中的冲突亦主要表现为混淆。
    从国外立法来看,无论美国还是欧盟及其成员国,都没有将商号纳入反淡化法保护对象的范畴。我国现阶段确实存在对商号保护不充分的现象,但这一问题主要应通过完善《反不正当竞争法》等来解决,不可贸然将商号纳入反淡化法保护范围。
    三、受保护商标的适格性
    受反淡化法保护的商标必须具备以下两个条件:(1)高度驰名,(2)具有突出显著性。
    (一)受保护商标的驰名程度
    世界上绝大多数已有反淡化立法的国家和地区,都将反淡化法的保护对象限于驰名商标。[9]但一个商标需要驰名到何种程度才有资格获得反淡化保护,尚需进一步研究。笔者认为,由于反淡化保护是商标权保护范围的又一次重大扩张,且反淡化法所保护的只是商标权人的利益,对其适用范围应有严格限制。对于享受反淡化法保护的商标,应有更高的驰名度要求。这种更严格的要求主要表现在对商标驰名的地域范围和公众范围的要求。
    1.商标驰名的地域范围
    美国2006年10月颁布的《商标淡化修正法》(Trademark Dilution Revision Act,以下简称TDRA)要求驰名商标必须在“美国”广为知晓。无论是原美国商标协会(USTA)的建议还是美国国会有关原FTDA法案的报告,都要求受保护的商标在美国大部分地区驰名。[10]众议院的报告特别指出,只在当地驰名或具有显著性的商标的反淡化问题应由州法解决。[11]第二巡回法院在2001年的TCPIP案中也认为,国会的意图不可能是赋予一个只在小部分地区或小部分人口中享有小名气的商标一种权利,禁止所有其他人在全国范围内的所有商业领域使用这一商标。[12]这类商标不应视为《联邦商标淡化法》意义上的驰名商标,美国法院对这一结论并没有表现出任何分歧的迹象。美国商标法权威麦卡锡教授甚至建议享受反淡化保护的商标应在全国75%以上人口所在地区驰名,或者必须在全国范围内使用。[13]
    在欧盟,一号指令和《共同体商标条例》都要求寻求跨类保护的共同体商标必须在共同体内享有声誉,但究为应在共同体全境享有声誉,亦为只需在一成员国享有声誉,并不明确。《共同体商标条例》1980年的建议稿曾要求寻求扩大保护的共同体商标在共同体全境内享有较高声誉,但1984年的建议稿去掉了“全境”二字。[14]学者间对此亦存在认识上的分歧。有学者认为,只在一成员国享有声誉的商标只能在一国受到这种扩大的保护。[15]这种理解似更为可信。由于《共同体商标条例》明确区分了共同体商标和国内商标,如果认为在一国享有声誉就满足了在共同体享有声誉的条件,这种区分就失去了意义。
    美欧在反淡化领域对商标驰名(或享有声誉)的地理范围的要求实际上有共同之处。美国虽然要求寻求联邦反淡化法保护的商标在全美大部地区驰名,但美国有一半以上的州有自己的反淡化法,只在一个或少数几个州驰名的商标,仍可以根据州的反淡化法在有关的州获得保护。[16]欧盟虽然字面上要求寻求跨类保护的共同体商标须在共同体内享有声誉,但一号指令和《共同体商标条例》同时允许各成员国制定自己的立法,对只在一成员国境内享有声誉的商标提供跨类保护。因此,美欧立法实际上允许只在一个较小区域内驰名或享有声誉的商标,根据该区域的立法,在该区域范围内获得反淡化保护。
    根据我国《驰名商标认定和保护规定》第二条,驰名商标是指“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。但是,该商标是必须在全中国范围内驰名,还是仅在一定区域驰名即可,并不明确。笔者认为,基于以下理由,享受反淡化保护的商标应仅限于在全国范围内驰名的商标。首先,由于反淡化保护使商标权人的权利及于非类似商品或服务,因而是对商标权保护范围的一次重大扩张。这种权利的扩张同时意味着其他竞争者的自由将受到更多的限制,因而这种扩张本身也应受到限制。否则,商标权就可能演变成比版权和专利权更具有垄断性的权利(商标权可以无限次续展),成为限制竞争的工具。其次,淡化是基于消费者的联想,即消费者在看到在后商标时会联想到在先商标,因此,如果寻求反淡化保护的商标只在有限的区域驰名,也就只有有限的公众可能发生联想,这种有限的联想不能作为认定淡化的依据。第三,从实际情况看,由于各地方法院可以认定驰名商标,使得一些并未在全国驰名的商标也被认定为驰名商标,从而出现所谓“先认定,后驰名”的不正常现象,驰名商标的认定在公众心目中正在快速失去其权威性,甚至出现消费者以驰名商标的认定构成商业欺诈为由起诉商标所有人的案件。因此要求寻求反淡化保护的商标必须在全国范围内驰名是必要的。当然,要求全国范围内驰名并非要求该商标在所有的省级行政区域驰名,但至少必须在绝大部分省级行政区域驰名。仅在一省或数省驰名的商标,不能享受反淡化法保护。如果允许各省根据自己的地方立法对只在本省驰名的商标(理论界称为著名商标)提供反淡化保护,没有理由不允许各地、市群起仿效。这种模式不仅会造成法制的不统一,而且可能模糊淡化和混淆的界限,甚至以淡化标准取代混淆标准,导致实践中对大量的商标提供反淡化保护,从而完全背离反淡化法的初衷。从国外反淡化法的起源及现状看,反淡化法的保护对象只限于少数具有广泛知名度的商标。
    2.商标驰名的公众范围
    对于一个商标需要在多大的公众范围内驰名才能获得跨类的反淡化保护,美国理论界和实务界过去在这一问题上的认识是基本一致的,即该商标除了必须在其自身所在领域驰名外,还必须同时在在后商标所在领域也驰名。但TDRA已明确要求驰名商标必须在一般消费公众中广为知晓,因此,仅在在后商标所在领域驰名而不是在一般消费公众中驰名的商标,在理论上就不能再获得联邦反淡化法保护。
    在欧盟,一号指令和《共同体商标条例》只是规定,如果在先商标在共同体内享有声誉,而在后商标没有正当理由的使用可能不公平地利用在先商标的显著性或声誉,或者给在先商标的显著性或声誉造成损害的,在先商标的所有人可以寻求跨类保护。至于在先商标是必须在一般公众中享有声誉,还是只需在相关公众中享有声誉,法律条文并无明确规定,学者认为以在相关公众中享有声誉为要件。[17]在欧洲法院1997年审理的雪佛莱案[18]中,只需在相关公众(public concerned)中享有声誉也成为各方的一致认识。法院还对相关公众的含义作了进一步解释,即如果商品或服务是针对一般公众(public at large),则一般公众也就成为相关公众;而如果商品或服务是针对更为专业性的公众(more specialized pubic),这一部分公众即成为相关公众。
    欧洲法院的这一判决表明,欧盟的商标立法对商标权的保护范围作了极大地扩张。根据该判决,仅在某一特定领域享有声誉的商标的所有人,将有权禁止他人在一切领域的一切商品或服务上使用与该声誉商标相同或近似的商标,这实际上是赋予了声誉商标所有人一种所谓的“商标版权”(trademark copyright),欧洲法院的这一判决如果作为一个先例被普遍遵循,将会构成对自由竞争的严重妨碍。即使在反淡化法最为完备和发达的美国,无论理论界还是实务界对上述做法也是一致摒弃的。
    我国目前的《商标法》只要求受跨类保护的商标在“相关公众”中驰名。鉴于我国商标法目前并不提供基于淡化的跨类保护而只提供基于混淆的跨类保护,因此只要求受保护的商标在相关公众中驰名并无不妥。而一旦在商标法中引入淡化制度,《商标法》第13条的现有规定即不能适用。只有在“一般公众”中驰名的商标,才有可能获得反淡化保护。其理由在于,仅有“相关公众”在在先商标和在后商标之间发生联想,这种联想就仍然是有限的,而有限公众的联想并不足以导致淡化。而且,如果对仅在“相关公众”中驰名的商标提供反淡化保护,不管这种保护是仅限于相同或类似商品,还是扩大到非类似商品,都会违背淡化理论的初衷,有导致实际上以基于淡化的保护彻底取代基于混淆的保护的危险,从而导致对商标权的过度保护。
    (二)受保护商标的显著性程度
    除高度驰名外,反淡化法对受其保护的商标应否另有显著性要求,存在争论。在美国,这种争论是由FTDA的措词所引发的。一方面,该法在规定其保护对象时,使用的是“驰名商标”(famous mark)一词,并未另行要求受保护的商标需具有显著性(distinctive);[20]另一方面,该法又在同一段文字中提出了认定一个商标是否“显著和驰名”(distinctive and famous)的八项标准。由于其将“显著”和“驰名”并列,给人的印象是该法要求受保护的商标除“驰名”之外,还需“显著”。
    美国商标法权威麦卡锡教授认为,FTDA中的“显著”和“驰名”两词实乃同义词。国会的意图只是将受反淡化法保护的商标限于少数确实突出的享有声誉的商标,将显著和驰名并列只是为了强调这一点。即使将显著性视为一项独立的要求,这一要求也是多余的,因为任何商标首先必须具有显著性才能成其为商标。[21]美国商标协会商标审查委员会1987年的报告也声称,“传统上用来证明显著性的相同类型的证据,也可用来证明知名度。”[22]美国第三巡回法院在2000年的Times Mirror案中也支持了上述观点。在该案中法院声称:“我们不认为商标的显著性和知名度受不同标准的支配。”[23]但以第二巡回法院为代表的另一些法院则认为,商标具有显著性是其能够受反淡化法保护的独立的实质性要求,并认为这种显著性只能是固有显著性。在Nabisco案[24]和TCPIP案[25]中,第二巡回法院先后表达了相同的观点。这一观点也得到第六巡回法院的支持。[26]
    为澄清这一问题,TDRA在第二条中规定,“具有显著性的”驰名商标的所有人有权依该法获得反淡化保护,不管这种显著性是固有显著性还是获得显著性。[27]因而至少从字面上看,TDRA已将显著性作为一项独立要求。
    在中外商标法理论界和实务界,在同一意义上使用显著性和知名度(驰名度)两词的现象确实存在。例如,美国《第三次不公平竞争法重述》在涉及商标淡化的第25节使用的就是“高度显著”(highly distinctive)一词,该节在其正文部分甚至没有一处提及“驰名”(famous)。但是毫无疑问,《重述》不可能认为反淡化法的保护对象就是“高度显著”的商标,而不需要该商标驰名。《重述》所指的高度显著的商标,实际上就是指驰名商标。
    欧洲法院在涉及混淆的案件中,使用“显著”一词的频率也远远高于“声誉”一词。在1995年的Sabel案中,欧洲法院称,“在先商标越显著,混淆的可能性越大。”[28]此后,类似的措词在多个案件中被反复采用。而此处的所谓显著,实际上也是指商标的知名度,而不是(至少不完全是)指商标注册程序中所涉及的显著性。换句话说,显著性一词在这一场合已不完全是在其本来意义上使用,而是作为知名度的同义词使用。
    笔者认为,商标的显著性和知名度两词之所以在很多场合被人们在同一意义上使用(主要表现为以显著性一词作知名度的同义语使用),可能与驰名商标通常同时具有较强的显著性(固有显著性或获得显著性)有关。但是,尽管一个商标可能同时既驰名又具有很强的显著性,知名度和显著性毕竟是两个完全不同的概念。在涉及混淆的案件中,将显著性和知名度区分开来的必要性尚不明显,两词混用一般尚不致引起认识上的混乱。但在商标淡化案中,两者的区分则具有实质意义。如果将显著性和知名度作为同一个概念,则商标只需驰名即可受反淡化法保护;而如果将其作为不同概念,则涉及到除驰名之外,对受反淡化法保护的商标是否还另有显著性程度要求的问题。这涉及反淡化保护门槛的高低。因为驰名商标虽然通常都具有较强的显著性,但其显著性程度各不相同。如果将一定程度的显著性作为享受反淡化保护的条件,部分驰名商标就可能因达不到要求的显著性程度而没有资格获得反淡化保护。
    考虑到我国商标法理论界在很多场合也习惯于以显著性作为知名度的同义语使用,在美国发生的关于显著性在反淡化法上是不是一项独立要求的争论,对我国未来的反淡化立法就具有很强的警示意义。如果不事先对这一问题加以澄清,我国未来的反淡化法在解释上也可能面临同样的混乱。笔者认为,美国第二巡回法院将显著性理解为一项独立的要求,既符合FTDA的立法原意,也符合反淡化理论的初衷,即反淡化法仅适用于“少数”“真正驰名”的商标,尽管该法院将反淡化法要求的显著性理解为固有显著性未必妥当。就反淡化法的适用而言,商标驰名并不是唯一的条件,只有那些高度驰名同时又具有突出显著性的商标,才有资格获得反淡化法保护。这一方面是因为反淡化法所提供的是一种不同寻常的保护,对其他市场主体的自由有很强的限制效果,因而对其适用范围理应严加限制;另一方面,对于那些显著性不够突出的商标,尤其是那些由常用词汇或标志构成的商标,可以说自其作为商标之始即已被淡化,其在后续的使用中已经没有了可以被进一步淡化的显著性。笔者认为,美国《第三次不公平竞争法重述》对有资格享受反淡化保护的商标所作的分析具有很强的说服力,值得借鉴。根据该《重述》,只有那些在其使用领域之外仍不失其区别功能的商标,才有可能获得反淡化法保护。例如,柯达商标不管是与照相机结合使用还是在抽象意义上使用,都可能使人把它与柯达牌照相机联系起来,而ALPHA商标虽然也可能用于照相机并且也有足够的显著性,但如果该词孤立地使用,则可能引起很多联想,例如可能使人想到希腊字母表中的第一个字母。如果一个商标只有在与其标示的商品或服务联系在一起使用时才能使人联想到特定的产源,这样的商标就不能获得反淡化保护。[29]因此,那些臆造商标可以说天生具有获得反淡化保护的潜质。但这并不意味着只有臆造商标才能获得反淡化保护。一个商标的显著性程度是否达到了足以获得反淡化保护的程度,仍然取决于该商标单独或抽象使用时能否使人很自然地将该商标与其所标示的商品或服务联系起来。一个不具有固有显著性的商标经过长期使用和广泛宣传也可能取得上述效果,此时即具备了获得反淡化保护所需的显著性。因此,将反淡化法要求的显著性理解为固有显著性是不必要的,但认为显著性不是一项独立要求也是完全错误的。根据上述标准,我国实践中的很多驰名商标并不足以获得反淡化保护。
    由于商标具有显著性是其能够作为商标受保护的起码要求,因此有人认为在反淡化法上要求商标具有显著性纯属多余或认为显著与驰名是同一含义也就不足为怪。由此可见,在法条上明确反淡化法的保护范围,将其保护对象限于高度驰名且具有突出显著性的商标,是必要的。
    四、在先商标和在后商标的近似程度
    商标淡化是以在先的驰名商标和在后商标相同或近似,从而使公众在两商标之间产生联想为前提的。商标相同的判断一般不存在困难,而商标近似的判断则要复杂得多。从理论上看,由于商标淡化的发生只需消费者在两商标之间产生联想而不需混淆,因此商标淡化案所需的商标近似程度似乎比混淆案所要求的近似程度为低。然而事实却是,理论界和实务界早已一致认为,淡化案所要求的商标近似程度应高于混淆案。
    淡化的认定要求两商标有更高的近似程度是有道理的。淡化的发生虽然多数情况下以公众的联想为前提,但消费者的联想并不是淡化发生的充分条件而至多只是必要条件。反淡化法的目的是制止淡化,而不是制止联想。两个商标之间一定程度的相似可能使消费者将在后商标与在先商标联系起来,即在两商标之间产生联想,但这种联想并不当然导致淡化的发生。淡化的定义所称的驰名商标显著性的丧失或严重削弱,是指在消费者脑海中产生了这样一种印象,即同一个商标现在标示着两个或两个以上不同的来源。如果消费者虽然意识到在后商标和在先商标的相似性,并且也可能不自觉地将两个商标联系起来即产生联想,但只要消费者仍然认识到这是两个不同的商标,即认识到是两个不同商标而不是同一商标标示两个或两个以上不同的来源,在先商标的显著性就没有受到损害,淡化也就不可能发生。只有当在后商标与在先商标相同,或者两者如此近似,以致消费者认为两者实质上是同一商标,从而产生了同一商标标示两个或以上不同来源的印象时,淡化的发生才有可能。由此可见,在淡化案中要求在后商标与在先的驰名商标之间有更高程度的近似——近似到足以使消费者认为两者实质上是同一商标,乃是淡化概念本身的要求。混淆案中所适用的商标近似的认定标准,在淡化案中充其量只有有限的参考价值。
    五、商标淡化的行为类型
    我国学者在论及商标淡化行为的种类时,几乎无一例外地将淡化行为分为弱化、丑化、退化三种。这三种类型实际上只是美国理论界和法院流行的划分方式。但即使在美国,对商标淡化究竟包括哪些行为类型,理论界和实务界的认识也并不完全一致。分歧主要集中在丑化行为是否为淡化的一种因而应否受反淡化法规制。除此之外,也有个别法院认为淡化行为并不限于上述类型。而欧盟由于没有明确地使用淡化概念,因而也缺乏关于淡化行为类型的明确划分。
    对商标淡化的行为类型的划分不仅具有理论意义,还具有实践上的意义。它决定了反淡化法的适用范围,即哪些行为受反淡化法调整,驰名商标所有人在何种情况下可寻求反淡化法保护等。因此,对商标淡化的行为类型应有一个科学的界定。本文以下试图对通常认为的三种淡化类型作一具体分析。
    (一)弱化(blurring)
    弱化是指使驰名商标与其所指示的商品之间的特定联系被逐步削弱。Schechter最初提出淡化理论时,实际上指的就是这类行为。弱化作为商标淡化的一种典型类型不论在理论界还是实务界都不存在任何分歧。
    (二)退化(genericide)
    退化是指将商标作为商品的通用名称使用,从而使商标的区分功能完全丧失。退化是另一种极端的商标淡化行为,是商标淡化的一种特殊类型。
    将商标作为商品名称使用的现象虽不普遍,却是一种后果可能最严重的淡化行为。对这种行为如果不及早制止,一旦消费者普遍形成了该商标就是某种商品通用名称的印象,商标所有人丧失该商标的后果就很难避免。历史上,商标退化的案例并不罕见。如阿司匹林(aspirin)、热水瓶(thermos)、吉普(jeep) 、氟里昂(freon)等都曾是商标。[30]在我国,“敌杀死”、“优盘”等也曾发生过是商标还是商品名称的争论,而“优盘”现已完全退化为商品名称。
    实践中,商标退化的主要原因可能包括:消费者在观念上将该商标作为商品名称,竞争者在比较广告中将该商标作为商品名称以及书籍、词典、电影等将该商标作为商品名称。按一些国家商标法的规定,注册商标演变为商品名称后可被撤销(如《兰哈姆法》第14条第3项)。为使商标所有人苦心经营的品牌免遭退化的厄运,欧美商标法还专门规定了商标所有人的所谓“词典订正版”,即要求将其商标错误地注释为商品名称的词典编纂者予以订正。
    商标退化是一个事实问题。但对这一事实的认定却有不同的方法。根据美国的判例,如消费者认为商标已成为一个通用名称,该商标就已经退化,[31]而不问退化是基于何种原因。一旦退化,该商标即不能再作为商标受到保护(详见《兰哈姆法》§14)。
    欧盟商标法对退化的认定采取了更严格的做法。根据一号指令第12条第2款a项,如果由于商标所有人的作为或不作为,其商标在该行业中(in the trade)已成为其所注册的产品或服务的通用名称,则该商标注册应予撤销。这一规定有如下几点值得注意:一是商标退化必须是商标所有人作为或不作为的结果。例如,商标所有人自己将其商标作为一个普通词语使用(雅虎网站的“Do you yahoo today?”一句中对yahoo一词的使用即是适例),或者对其他人将其商标作为普通词语使用的行为不采取积极的作为予以制止等。二是仅限于在商标所有人所处的行业(in the trade)已成为通用名称。如果只是普通消费者把该商标作为一个通用名称使用,而该行业内的经营者并未作此种使用,则不能认为该商标已经退化而予以撤销。三是如果该商标已经退化,不是“可以”(may)而是“应当”(shall)予以撤销(一些成员国如英国《商标法》则规定为“可以”撤销)。由此可见,欧盟对以退化为由撤销一个商标采取了更为慎重的态度。
    我国《商标法》第11条规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的,或者仅仅直接表示商品的质量特点的,不得作为商标注册。已经注册的,根据《商标法》第41条,应予以撤销。尽管上述规定在实践中可能被用于退化,但如果严格依文义解释,该规定应仅适用于注册时即已通用的标志,而不包括注册之后退化的情形。对此似有必要在将来修改商标法时进一步明确。另外,现行《商标法》既没有限定退化即“通用”的范围,也没有限定退化的原因,解释上即可理解为无论在消费者中通用还是在特定行业通用,也不论是基于何种原因而退化,都可导致注册商标被撤销。
    对商标退化认定标准宽严的选择实际上是对两种利益——商标所有人的利益和其他竞争者及社会公众的利益——加以权衡的结果。从以上分析可以看出,欧美在这一问题的做法差异很大。[32]欧盟一号指令显然更多地关注商标所有人的利益,而在美国,无论理论界还是法院,在这一问题上关注的重点更多地偏向社会公众的利益。美国理论界认为,商标所有人无权阻止语言自身的发展。即使是一个臆造商标,如果该商标事实上已成为公众语言中的一个普通词语,则不管是什么原因导致了这一现象的发生,商标所有人都丧失了对该词语的垄断权,该词语即不能再作为商标受到保护。
    在立法上采纳类似美国的做法对我国的商标所有人来说可能意味着更多的风险,因为至少在现阶段,我国很多商标所有人的商标保护意识不是很强,对商标退化的危害认识不足。但笔者认为,与取消对一个事实上已经退化的商标的保护给商标所有人造成的损害相比,强行维持一个事实上已经退化的商标给社会公众利益造成的损害要严重得多。在两者无法兼顾时,社会公共利益理应优先考虑。事实上,我国现行《商标法》的规定已体现了这一价值取向(不管是立法者刻意为之还是意外巧合),实务部门在实践中应贯彻这一取向。商标所有人有权依法阻止他人对其商标的退化性使用,但如果其无法在法制框架内有效阻止其商标的退化,他就只能咽下商标退化的苦果,因为商标退化也是商标所有人必须面对的商业风险之一。
    与弱化不同,不仅高度驰名且具有突出显著性的商标可能退化,普通商标同样可能退化,尽管实践中退化的大都是高度驰名的商标。弱化和退化具有相同的本质特征,即商标显著性的丧失或削弱。退化是淡化的极端形式,将退化纳入淡化的理论体系之内并不存在实质障碍。美国TDRA将退化排除在淡化的范围之外,这一做法并不足取。当然,在立法上,笔者认为仍应将两者以不同条文分列,正如欧盟一号指令所做的那样。对于退化,原则上可准用有关弱化的规定。
    (三)关于丑化(tarnishment)
    丑化,或称玷污或污损,是指将与驰名商标相同或近似的商标或标记用于有损该商标良好形象的商品上的行为。丑化性使用通常与毒品和性有关,但不限于此。丑化通常可能表现为以下几种情形:
    一是在不洁净的或者有伤风化的背景下使用驰名商标。例如,早期的德国法院曾禁止一家污水处理公司在其车厢上单纯使用4711(该公司的电话号码),因为4711为一著名的香水商标,法院认为在肮脏的车厢上使用4711会使该著名商标的形象受到损害。在美国,最广为人知的丑化案例可能是被告针对原告Enjoy Coca-Cola的宣传语而讽刺性地使用Enjoy Cocaine。[33]
    二是将驰名商标用于质量或档次很低的商品。如路边小店使用一家全国知名的大酒店的商标;将用于钢琴的驰名商标Steinway用于酒瓶开启把手;[34]将American Express著名的广告语Don’t Leave Home Without It(出门随身带)用于避孕套;[35]将与驰名商标“百威“(Budweiser)近似的Buttweiser用于T恤上;[36]等等。美国第二巡回法院甚至走得更远,它认为,即使某一商品是商标所有人生产或经其许可生产的,但如果该商品质量已经下降而不再符合商标所有人的质量标准,继续销售该商品也可能构成商标淡化。[37]
    三是在广告中将驰名商标作贬损性的使用。典型案例是美国的John Deere案。该案中,原被告处于竞争领域。被告将原告的商标——一只跳跃的鹿的形象加以修改,使其处于被告的拖拉机和猎狗的追赶之下。法院认为,被告的行为会使消费者逐步将一些不利的特征归之于原告的商标,并最终将原告的商标与低质的商品或服务联系起来。因而这种改变构成一种新类型的丑化。[38]
    尽管丑化的概念主要是在美国FTDA的框架下提出的,但对应否将丑化纳入淡化的范畴却不乏争论。认为淡化不能包含丑化的观点主要来自理论界,而多数法院在解释FTDA淡化的定义时则认为该定义已将丑化包含在内。为解决这种认识上的分歧,TDRA明确将淡化分为弱化和丑化两种类型。
    与美国不同,欧盟的一号指令没有使用淡化的概念,其第4条第3款以及其他相关条款只是规定禁止在后商标没有正当理由的使用、不公平地利用或损害在先的声誉商标的显著性或声誉,这使得丑化行为有可能被包含在这些条款中,因为丑化行为显然属于损害在先商标声誉的行为。
    保护工业产权巴黎联盟和世界知识产权组织在其1999年发布的《关于驰名商标保护的联合建议及其注释》中也认为,“淡化的极端事例是,在劣质或者具有不道德或污秽性质的产品或者服务上使用冲突商标”(注释4.4),其显然也将丑化作为淡化的一种类型。
    尽管将丑化作为淡化的下位概念在国际范围内尤其是美国颇为流行,但这种看法显然是错误的。当年美国商标协会在其所提交的商标法修正案建议稿中将淡化和丑化分列,并以此为基础拟定了淡化的定义;尤其是,建议稿是将丑化置于43条(a)款而不是新增加的(c)款之下,即仍将丑化作为普通的商标侵权而不是作为淡化对待。这说明其已认识到淡化和丑化是两种不同性质的行为。而美国国会在立法过程中在删除了建议稿中的丑化部分却又不改变淡化定义的情况下,仍然认为淡化包含了丑化,这种做法似乎并不科学。淡化是对驰名商标显著性的削弱,丑化是对商标声誉的损害,但并不导致商标显著性的削弱;制止淡化只是针对驰名商标,而制止丑化则是对所有的商标提供的保护,不论其驰名与否。两种行为性质不同,客观表现形式不同,侵害的对象和损害后果也不同。将其放在同一种制度框架中,适用同一规则,是立法的失误。将丑化作为淡化的下位概念会导致两种可能的结果:一种结果是,当丑化所针对的是驰名商标时,该驰名商标可依反淡化法获得保护;而当丑化所针对的是普通商标时,该普通商标由于其不驰名而不能获得保护。另一种结果是,当丑化行为发生时,不论是驰名商标还是普通商标都能受到保护,但保护的依据不同,前者是根据反淡化法获得保护,后者是根据民法或竞争法获得保护——当然以民法或竞争法上存在相关规则为前提。在我国现有的法律框架下,普通商标此时可能很难获得保护。因为在我国现行法律规则体系中,尚缺乏可适用于丑化行为的有针对性的规则。无论出现上述哪一种结果,都将违背作为民法基本原则之一的公平原则。由此可见,将丑化作为淡化的一种并与之适用相同的规则,是不可取的。丑化应与淡化分离,在反淡化法之外另加以规定。美国商标协会1987年的建议稿正确地认识到了丑化和淡化的区别,而美国的立法者却错误地将两者混为一谈。
    六、在后商标的商业性使用
    对驰名商标的使用必须是商业性使用,否则不构成淡化,这是欧美立法的一致要求。欧盟一号指令第5条第2款规定,声誉商标所有人有权阻止任何第三人未经其同意“在商业过程中”(in the course of trade)使用与其商标相同或近似的标志,但未对何谓“商业过程中”的使用加以解释。《兰哈姆法》第43条c款同样规定驰名商标所有人有权禁止他人将其商标作为商标或商号“在商业活动中” (in commerce)使用,并特别规定任何非商业性的使用都是不可诉的。该法并进一步对“商业”(commerce)和“商业活动中的使用”(use in commerce)作了定义。前者是指“可由国会管制的一切商业”,后者是指“在通常的商业过程中对商标善意的且不仅仅是为了维持商标权所作的使用”,这种使用必须是与商品或服务结合的使用。但是,上述定义并非专门针对反淡化法(《兰哈姆法》第43条c款)中“在商业活动中的商业性使用”这一措词所作的解释,其对于在反淡化诉讼中如何具体区别商业性使用和非商业性使用并没有太大的指导意义。尤其是,根据上述定义,“使用”必须是作为商标或商号使用,必须与商标所标示的商品或服务相结合。在商标淡化案件中严格套用上述定义可能导致反淡化法的目的不能完全实现。笔者认为,对商标的商业性使用包括了“商业性”和“使用”两个因素,实践中应分别加以分析。
    首先,使用是商业性的。商业性即营利性,因此商业性使用即以营利为背景的使用。实践中,这种使用的商业性可能表现为两种情形。一是在商标的本来意义上使用,即将商标作为区分商品或服务的标志使用在被告的商品或服务上,这是传统的也是典型的商业性使用。实践中多数淡化案的被告对在先商标的使用属于这种使用,此时对商业性使用的判断一般不存在困难。二是在商业背景中使用。在商业背景中使用是指在除第一种情形外的所有营利性活动中对商标的使用。这类使用行为的具体表现形式可能不同,但都有一个共同特点,即与商业活动或营利活动直接有关。实践中这种使用既可能表现为在广告中对原告驰名商标的指示性使用,即用原告的商标指示原告的商品或服务(例如,“XX酒,白酒中的劳斯莱斯”、“凌志轿车,劳力士表,香奈尔香水:今有XX咖啡”[39]、“XX服装,中国的皮尔卡丹”等广告语中对驰名商标的使用);也可能表现为将原告的商标用作商号、商品通用名称等,此时虽然不是将在先商标作为商标使用,但该使用行为性质上仍为商业性的。
    对商标的商业性使用最终必定与营利有关,但不能据此认为凡在与营利有关的活动中对商标的使用都构成对商标的商业性使用,更不能认为只要在涉及到金钱的活动中使用商标就构成商业性使用。只有在与商标本身密切相关的营利性活动中使用了商标,才可能构成反淡化法上的商业性使用。例如,某杂志或书籍中包含了一篇对商标所有人的产品或服务加以评论的文章,其中使用了该商标。不能因为该杂志或书籍可以销售赢利而认定其中对商标的使用构成商业性使用。否则,任何对商标的使用都可能被认定为商业性使用。对使用行为的商业性要求尤其使新闻报道或评论中对商标的使用被排除在商业性使用之外。第三人可以使用商标所有人的商标对其产品、服务或政策进行批评,不管商标所有人是否愿意接受这种批评,其无权禁止第三人在批评中使用该商标。[40]在美国,法院甚至允许诉讼中的败诉方在互联网上发表的攻击胜诉方的言论中使用后者的商标。在这种攻击不构成诽谤的前提下,法院认为不能仅仅因为在互联网上发表的言论是批评性的就予以禁止。[41]
    其次,必须有对商标的“使用”。此处所谓对商标的使用,是指对商标本身的使用,尽管这种使用不一定是作为商标使用。例如,如果有人将与在先驰名商标相同或类似的标志注册为商标,然后将其出售,这种出售行为本身虽然是商业性的,却不是对商标的“使用”行为。为此种交易提供平台的行为同样不构成对商标的“使用”。但如果以该商标标示在后使用人的商品或服务,则构成对商标本身的“使用”。
    商业性使用不限于作为商标使用。在美国,《第三次不公平竞争法重述》、部分学者及法院都将关注的重点放在商标性使用上,认为行为人若不是将驰名商标作为商标使用,即不构成淡化。其所举的非商业性使用的例子一般包括对驰名商标所有人的新闻报道、评论、批评、嘲讽、滑稽模仿或贬损等。但TDRA已明确规定,将他人驰名商标作为商号或商标使用都可能构成淡化。实践中多数法院也没有将淡化行为局限于作为商标使用的行为。从理论上看,将他人驰名商标作为商号或商品名称使用都可能构成淡化(前者可能构成弱化,后者构成退化)。
    七、损害后果
    对驰名商标的在后使用如果没有给驰名商标所有人造成任何损害,这种使用就不应被认定为淡化,也不应被禁止。因此,损害后果是在后使用行为构成淡化的必要条件之一。
    (一)损害的内容
    反淡化法上的损害实际上就是淡化,因此损害内容的确定实际上即淡化内容的确定。而淡化的本质含义即商标显著性的丧失或严重削弱,因此商标淡化行为的损害内容也就是在先商标显著性的丧失或严重削弱。所谓在先商标显著性的丧失,是指该商标完全丧失了区别产源的能力,如已经退化为商品名称。在先商标显著性的削弱则有两种情况,一是消费者在看到在后商标时,认为其与在先商标是同一商标,但却代表着两个或两个以上不同的产源,即在看到该商标时不再只是联想到在先商标所标示的商品或服务;二是随着与在先商标相同或高度近似商标的长期广泛使用,消费者在看到在后商标时,根本不再联想到在先商标所标示的商品或服务。后一种情况下虽然不存在联想,但却是更严重淡化。由此可见,淡化并不必然因联想而发生。
    美国TDRA将“弱化的淡化”明确定义为“削弱驰名商标显著性的联想”。这一定义反映了当前欧美流行的对淡化与联想之间关系的理解。但细加分析不难发现,这一定义存在两个问题。首先,联想是因,淡化是果。联想是对消费者的主观心理状态的描述,而淡化则是一种客观事实。将原因和结果等同、主观状态和客观事实等同是错误的。其次,如前所述,联想虽然可能导致淡化的发生,但并不必然导致淡化的发生。如果在后商标的使用如此广泛,以致消费者在看到在后商标时根本不会再联想到在先商标所标示的商品或服务,则意味着已经发生了更为严重的淡化。
    此外,美国还有部分学者和法院将商标的显著性(distinctive quality)与独特性(uniqueness)等同起来,[42]或者认为反淡化法所要保护的实际上是驰名商标的销售力(selling power),[43]因而商标淡化的损害也就是商标销售力的削弱。
    欧盟一号指令第4条第3款和其他相关条款使用的措词是,在后使用人对他人声誉商标没有正当理由的使用可能“不公平地利用该商标的显著性或声誉,或有损于其显著性或声誉”。从字面上看,商标淡化造成的损害内容是声誉商标的显著性或声誉被不正当地利用,或者是其显著性或声誉受到损害。由于其在措词上将“不公平地利用”和“有损于”并列,这两种结果就成为彼此独立的结果,即“不公平地利用”声誉商标的显著性或声誉不等于“有损于”声誉商标的显著性或声誉。这种规定不免让人费解:如果利用声誉商标的显著性或声誉“无损于”该商标,这种利用何以是“不公平”的,从而应当禁止?如果“不公平地利用”也属于“有损于”声誉商标的行为,那么单独规定“不公平利用”又有何意义?尤其是,对于“不公平地利用”和“有损于”声誉商标显著性或声誉的行为所造成损害的具体内容分别是什么,该指令未作明确说明。
    笔者认为,商标淡化行为所造成损害的内容既不是消费者产生了联想,也不是对驰名商标的声誉造成了贬损(商标权人对此种损害可通过反不正当竞争法等获得救济),而只能是驰名商标显著性的丧失或削弱。另外,商标的显著性虽然与独特性、销售力有联系,但仍属于不同概念。商标的显著性是指商标区别不同商品或服务来源的能力。独特性是指除商标权人外,作为商标的标志没有或很少被他人使用。商标可能既具有显著性也具有独特性,也可能只具有显著性而不具有独特性。销售力实际上是指商标所标示的商品或服务对消费者的吸引力,而这种吸引力主要来源于消费者对该品牌的信赖。商标淡化行为发生时,消费者会将同一个商标与两个不同的商品或服务来源联系起来,而不仅仅只想到在先的驰名商标,此时,该驰名商标的显著性,即区别商品或服务来源的能力即被削弱。与此同时,如果该商标本身具有独特性,其独特性通常也会被同时削弱。但反淡化法所保护的并不是商标的独特性。商标独特意味着不仅在相同或类似商品或服务上没有人使用与该商标相同或近似的标志,还意味着在非类似商品或服务上也无人作此种使用。除此之外,该标志也不应是日常生活中的常用词汇或标志,如描述性词汇、公众知晓的地名等等。保护商标的独特性意味着商标所有人有权在上述一切领域——商业性领域和非商业性领域垄断该商标标志的使用权,这对其他竞争者和社会公众而言显然是不公平的。即使是由商标所有人自己生造的商标,如Kodak,法律也只应保护其显著性而不是其独特性。如果认为淡化行为所造成损害的内容就是驰名商标独特性的削弱,一方面可能使部分驰名商标因缺乏独特性得不到保护,另一方面又意味着反淡化法必须禁止第三人对具有独特性的驰名商标标志的任何使用,这显然既不现实也不合理。
    商标销售能力的削弱完全有可能是淡化的结果,即商标显著性的削弱也带来其销售能力的削弱。而且,通常只有在商标显著性严重削弱时,其销售力才会削弱。因此,将损害内容理解为销售力的削弱似乎对驰名商标所有人提出淡化指控设置了更高的门槛。但另一方面,由于商标销售能力的削弱可能由多种原因促成,淡化并不是唯一的原因,将损害的内容确定为商标销售能力的削弱又可能会扩大反淡化法的适用范围,例如,丑化行为也将被纳入反淡化法的范围。而根据前文的分析,丑化行为既不符合淡化概念的本来含义,也不是只有驰名商标才有资格享受制止丑化的保护。
    正如前文的分析所表明的,对损害内容的确定最终会对反淡化法的适用范围产生影响。将反淡化法上损害的内容界定为驰名商标独特性或销售力的削弱可能不适当地扩大反淡化法的适用范围,只有将其界定为驰名商标显著性的丧失或削弱才能较好地平衡商标所有人的利益和社会公众利益。
    (二)实际损害还是损害的可能
    反淡化法要求的损害是实际损害还是损害的可能,在理论界和实务界存在严重争议,而美国则形成了分别以第四巡回法院和第二巡回法院为代表的两种完全对立的派别。美国最高法院2003年审理的Moseley一案[44]具有典型意义。该案中,原告(被上诉人)主要销售女式内衣,被告(上诉人)主要销售成人用品,亦销售部分女式内衣。原告使用的Victoria’s Secret为驰名商标,被告的店铺名称最初取名为Victor’s Secret,经原告要求其停止使用后,改为Victor’s Little Secret。原告仍不满意,遂诉至法院,对被告提出四项指控,其中一项为商标淡化。地区法院否定了其他指控,但支持了淡化的指控,这一判决得到第六巡回上诉法院的维持。第六巡回法院在该案中采纳了第二巡回法院在Nabisco案中所表明的淡化的认定不需要有实际损害的观点。考虑到各法院在这一问题上存在分歧,美国最高法院决定对该案进行审理。
    最高法院将分析的焦点集中在FTDA本身的措词上。和第四巡回法院一样,最高法院也强调了州反淡化法和联邦反淡化法在措词上的不同。在州反淡化法中,损害的“可能”一词被反复使用,而联邦反淡化法则要求对驰名商标的显著性“造成淡化”(causes dilution)。最高法院认为,这一措词明确要求实际淡化(actual dilution),而不是淡化的可能(likelihood of dilution)。同时,法院还对FTDA中有关淡化定义的措词进行了分析。与那些认为该定义表明FTDA只要求淡化的可能的法院不同,最高法院对该定义的分析所得出的结论仍然是要求实际淡化。在这一点上,最高法院支持了第四巡回法院的观点。但最高法院同时认为,要求有实际的淡化并不意味着要求对淡化的后果,如销售或利润的实际损失,加以证明,这又是对第四巡回法院要求证明实际的经济损失的观点的否定。
    在本案中,虽然对原告的商标属于驰名商标没有争议,但法院认为原告所提供的证据只证明了原告商标的价值,却没有任何证据证明被告使用Victor’s Little Secret这一名称对原告商标的价值产生了何种影响。原告提供的证人确实在原告商标和被告名称之间产生了联想,但该证人只是将他的不满指向被告,他对原告的印象并没有因这种联想而发生任何改变。在法院看来,主观联想也不必然导致淡化。本案中没有任何证据表明原告商标指示和区别商品或服务的能力受到了任何削弱。当然,法院也意识到提供实际损害的证据可能非常困难,取得此种证据的方法也可能成本很高,但法院指出,无论取得此种证据的困难有多大,这些困难都不能成为取消证明违法行为的一项实质要素已经存在的证据的理由。法院同时附带地提出,如果实际淡化可通过情景证据(circumstantial evidence),如在先商标和在后商标相同,来加以证明,则诸如消费者调查之类的直接证据就是不必要的。言下之意,实际淡化的证明有时可能也并不是太难;同时也表明,最高法院似乎认为,如果在先商标和在后商标相同,实际淡化即可被推定。在美国最高法院作出这一裁决后,其他法院不得不随之调整自己的立场,将实际损害的存在作为认定淡化的一个必要条件。[46]
    但最高法院的这一裁决引来广泛的批评。美国国会也认为,最高法院误解了国会制定反淡化法的意图,国会的意图是只要求有淡化的可能而不是实际的淡化。为纠正这一误解,TDRA明确规定只要“有可能引起淡化”(likely to cause dilution),驰名商标所有人即可申请禁令救济。TDRA既不要求有实际的淡化,更不要求有实际的经济损失。
    在欧盟,一号指令的相关条款在措词上与修改前的《兰哈姆法》有相同的特点。该指令在有关商标注册和撤销的第4条第3款规定,如果在后商标的使用“可能”不公平地利用在先的共同体商标的显著性或声誉,或有损于其显著性或声誉,该在后商标即不应注册,已经注册的应宣布其无效。[47]而在涉及已注册商标所赋予的权利的第5条第2款则规定,如果在后标志的使用不公平地利用了在先的声誉商标的显著性或声誉,或有损于其显著性和声誉,该标志应被禁止使用。该款规定中去掉了“可能”一词。[48]
    虽然欧盟涉及商标淡化的判例有限,理论界也未见对淡化的构成应采取实际损害标准还是损害可能标准有更多的讨论,但一号指令对于损害的认定在不同的环节采用了不同的标准是明确的。立法者似乎认为,在商标注册或异议程序中,由于商标尚未实际投入使用,因而所谓损害也只是将来可能发生的损害,即损害的可能;而一旦商标已实际投入使用,如果损害能够被认定,这种损害当然只能是已实际发生的损害。
    从理论上分析,上述理解不无道理。但问题在于,淡化本来就是一个渐进的过程,实务上很难判断在哪一个时间点上,潜在的淡化可能已转化为实际的淡化,即转化为法律上可以救济的损害。一个与在先的驰名商标相同或近似的商标是否一旦投入使用就会立即产生实际的损害,不无疑问。因而,只在实际损害发生之后方予以救济,而不是事先阻止损害发生的规定是否合理,就值得怀疑。另一方面,法院在处理商标淡化案时适用实际损害标准还可能导致法条内部的不协调。例如,根据《兰哈姆法》第13条(a)款和第14条第1款、一号指令第4条第3款,驰名商标(声誉商标)所有人在商标的注册、异议和撤销程序中,只需证明在后商标的注册可能造成淡化,即只需证明损害的可能,即可阻止在后商标的注册或撤销其注册,而根据修改前的《兰哈姆法》第43条(c)款和一号指令第5条第2款,驰名商标所有人只有在证明实际损害的前提下才可能阻止在后商标的使用。由于阻止在后商标的使用与阻止其注册、撤销其注册在客观效果上没有什么区别,在两种不同的程序中采用不同的损害认定标准很难找到令人信服的理由。如果驰名商标所有人请求商标管理部门(如我国的工商行政管理部门)对淡化行为进行查处,还会出现同一机关在处理实质上的同一问题时,仅因查处行为所处的环节不同而在实体问题上适用不同标准的不正常现象。而如果在注册程序和争议解决程序中都适用实际损害标准,则意味着在注册程序中排除了以淡化为由提出异议的可能,其实际效果是延续了矛盾的解决时间。这种选择既不利于维护商标注册的严肃性和注册商标的稳定性,对争议双方当事人而言也是不经济的,尤其可能给在先商标权人的生产经营活动造成本来可以避免的冲击。
    美国联邦最高法院对Moseley案的裁决体现了其对平衡商标权人的利益和社会公共利益所作的努力。但笔者认为,美国在一定程度上存在的滥用反淡化法的现象(在1996年FTDA生效后的大约十年间,美国已有数百起商标淡化案),主要不应归因于损害可能标准的采用。FTDA不要求寻求反淡化保护的商标在一般公众中驰名;对寻求反淡化保护的商标的显著性程度在立法上没有任何要求,甚至有法院认为显著性在反淡化法上根本就不是一项独立的要求;将丑化性使用纳入淡化的范围并在实践中对丑化行为的范围作扩大的解释等等,才是导致淡化诉讼泛滥的主因。正是因为立法的上述缺陷,使得反淡化保护的门槛在美国被大大降低。修改后的TDRA明确要求寻求反淡化保护的商标必须在一般消费公众中驰名,应该会在一定程度上扭转上述局面。但由于其明确采用了淡化可能的标准却又没有对驰名商标的显著性程度提出明确要求,该法能在多大程度上遏制滥用反淡化法的现象仍有待观察。
    除此之外,如果存在对在先的驰名商标的退化性使用,要求实际损害,即要求驰名商标已经退化才予以保护则更不可思议。此时只能适用损害可能的标准而不能适用实际损害标准。
    不过,根据本文对淡化的定义,只有当在后商标的使用可能导致在先的驰名商标的显著性丧失或严重削弱时,才能认为存在法律上可以救济的损害。仅有消费者在两商标之间产生联想的事实尚不足以认定损害的存在。
    八、商标淡化的例外
    (一)比较广告
    作为商标侵权的主要抗辩之一,比较广告在欧美立法上早已得到承认。欧盟更在1997年10月通过了97/55/EC指令(全称为:欧洲议会及欧盟理事会1997年10月6日关于修订84/450/EEC号关于误导广告指令以增加对比广告的规定的指令),明确规定了使用比较广告应遵守的条件。在符合这些条件的前提下,欧盟对比较广告采取了甚为开放的态度。该指令序言第6段明确表示,“有必要拓宽比较广告的概念从而涵盖一切形式的比较广告。”在实践中,欧洲法院通过C-112/99号案和C-44/01号案,也表明了尽可能允许比较广告的立场。
    美国虽然不像欧盟那样有关于比较广告的专门立法,但比较广告在美国的商业实践中却大量存在,联邦贸易委员会也明确地对比较广告采取鼓励态度。[49]立法上对比较广告的限制仍是《兰哈姆法》第43条(a)款。判例法所确立的原则是,只要一则比较广告不是欺骗性的,不会引起消费者混淆,该广告就不应被禁止。
    实践中,比较广告主要使用在竞争性商品或服务上,有关比较广告的立法也主要针对这些使用。与反淡化法有关的比较广告则使用在非竞争性的商品或服务上,如“XX酒,白酒中的劳斯莱斯”等广告语。这类广告中虽然也使用了他人的驰名商标,也是在商业背景下使用,但广告主不是在用他人的驰名商标标示自己的商品或服务,而是仍然用其指示商标所有人的商品或服务,因此消费者不会产生同一个商标现在标示着两个不同来源的印象,则无从发生淡化。如果这类广告的使用可能导致消费者误认或构成对消费者的欺骗,或将驰名商标与某种丑恶的、不洁的或质量极其低劣的商品或服务相联系,则可能分别构成混淆的侵权或不正当竞争,但不构成商标淡化。
    (二)滑稽模仿
    滑稽模仿(parody)主要是美国法上的概念,不管是在传统的基于混淆的商标侵权案还是在商标淡化案中,滑稽模仿都可能成为一种抗辩理由。但从已有的判例看,滑稽模仿和商标侵权之间的界限并不总是截然分明,这种抗辩也并非总能得到法院支持。在1989年的Cliff’s Notes案中,第二巡回法院大致界定了滑稽模仿的界限:“一个滑稽模仿必须同时传达两个相互矛盾的信息:它既是原物又不是原物而只是一个模仿。如果只做到了前一点而没有做到后一点,这一模仿就不仅是一个蹩脚的模仿,而且在商标法上容易受到攻击,因为它可能使消费者发生混淆。”[50]这一段意见比较准确地揭示了滑稽模仿的主要特征。一方面,滑稽模仿必须使用他人的商标(通常是驰名商标,否则难以达到滑稽模仿所追求的效果);另一方面,模仿者又必须使公众认识到使用该商标只是为了幽默、嘲讽或批评等,而不会使公众认为模仿者是在用该商标标示自己的商品或服务,或以为模仿者和驰名商标所有人之间存在某种联系。总之,模仿者必须使公众认识到该模仿是一种模仿而且仅仅只是一种模仿。
    滑稽模仿既可能是商业性的,也可能是非商业性的。由于商标淡化的构成要求在后使用人将在先的驰名商标作商业性使用,因此非商业性的滑稽模仿不会构成淡化,不管驰名商标所有人对这种模仿多么不能接受。一个具有典型意义的判例是第一巡回法院1987年审理的L.L.Bean案[51]。该案被告在其出版的一期杂志中,夹带了几页模仿原告的驰名商标但却指向色情内容的目录[52]。第一巡回法院在判决中指出,淡化的损害来自于未经授权使用他人商标销售不同商品或服务,而本案中,被告对原告商标的滑稽模仿的目的是为了对原告商标所代表的价值进行评论,是作为一种社论性或艺术性模仿的工具,其使用完全是为了非商业性目的。该案判决对此后其他法院对类似案件的判决产生了一定影响。根据这一判决,非商业性的滑稽模仿并不意味着不能靠该模仿挣钱,也不能认为有商品出售就意味着一个滑稽模仿一定是商业性的。
    商业性的滑稽模仿只要不使消费者认为模仿者是在用驰名商标标示自己的商品或服务,从而产生一个商标指示了两个来源这一印象,就不会构成淡化。例如,在Jordache案[53]中,被告模仿原告的商标而使用了Lardashe(有“肥臀”之意)商标,用于大号女裤。法院认为,被告的目的主要是为了幽默,这种滑稽模仿不仅不会削弱原告商标与其商品的联系,反而会强化这种联系,因而判决被告的模仿不构成侵权。但是,由于美国商标法将丑化也作为淡化的一种,因此滑稽模仿如果构成对驰名商标或其所有人的丑化,仍可能遭到禁止。事实上,实践中发生的有关滑稽模仿的案件大多是因丑化而引发的,被控构成弱化的滑稽模仿并不多。这类丑化性的滑稽模仿大多与色情、毒品或其他污秽的事物有关。例如,一部黄色电影主角穿着某著名的橄榄球俱乐部啦啦队的服装;[54]被告模仿可口可乐公司的著名宣传语“Enjoy Coca-Cola!”而使用“Enjoy Cocaine!”;[55]将美国快递公司的著名广告语“出门随身带”(Don’t Leave Home Without It)用于避孕套;[56]将百威公司用于啤酒的广告语“哪里有生活,哪里就有百威”(Where there’s life… there’s Bud)改造成“哪里有生活,哪里就有臭虫”(Where there’s life …there’s Bugs)用于添加了杀虫剂的地板蜡;[57]等等。
    欧盟商标法上没有有关滑稽模仿的任何明确规定,但一号指令规定在后商标只有在“无正当理由的使用”造成声誉商标损害时,才应被禁止使用。这一规定似可解释为对滑稽模仿的存在预留了一定空间。尽管尚未见到欧洲法院审理涉及滑稽模仿的案件,但这类案件在欧盟成员国内仍有发生。从实践中的情况看,欧盟成员国对滑稽模仿案件的处理方式与美国法院没有太大不同。[58]
    (三)有正当理由的使用
    有正当理由使用了他人商标,理论上属于合理使用,可以有效对抗驰名商标所有人的淡化指控。在新闻报道和评论等非商业性活动中使用他人商标一般被认为是典型的有正当理由的使用。除此之外,什么样的理由属于正当理由,中外立法的规定存在一定差异。TRIPS对合理使用也只有概括的授权性规定。其第17条规定:“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”欧盟一号指令第6条第1款规定,只要符合工商业务的诚实惯例,商标所有人无权禁止第三人在商业活动中的下列行为:(1)使用自己的姓名和地址;(2)使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或商品或服务的其他特征的标志;(3)为指示商品或服务的用途,尤其是作为零配件所需时,使用该商标。此外,该条第2款还规定在先权人有权在原有范围内继续行使其权利。《兰哈姆法》第33条b款第4项也规定,使用被指控为侵权的姓名、词语、图案,不是作为商标,而是被控方将自己的姓名或与其有关的人的姓名用于自己的业务中,或是正当而善意地将一个描述性的词语或图案用于描述该当事人自己的商品或服务或这些商品或服务的地理来源,则该行为不构成侵权。
    我国《商标法实施条例》第49条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这是我国商标立法首次就商标的正当使用作出规定。此前,国家工商总局曾于1999年在《关于商标行政执法中若干问题的意见》中提出了不属于商标侵权的两种情形,即(1)善意地使用自己的名称或者地址;(2)善意地说明商品或者服务的特征或者属性,尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。这一意见后被《商标法实施条例》吸收。
    上述立法所列举的各种使用,除在零配件上的使用属于对商标所有人商标的使用外,其他使用行为本质上并不属于对商标的使用,商标权人自然无权禁止。而那些不具有固有显著性而只具有获得显著性的商标,只有通过长期使用或宣传成为驰名商标,在脱离其所标示的商品或服务而单独存在时,仍然能使消费者只将该商标与其所标示的商品或服务相联系而不会产生其他联想,才能被认为具备反淡化法所要求的突出显著性,从而有可能成为淡化的对象。
                                           (责任编辑:王煜)


    【作者简介】

    魏森,华中师范大学法律系副教授,华中师范大学知识产权研究所副所长。本文的写作得到对外经济贸易大学王军教授指导,特致谢意。

     

    【注释】

    [1]为行文便利,下文中除特别指明外,所称“商品”均包括服务。
    [2]美国《联邦商标法》的俗称。美国的反淡化法属于该法的组成部分,即其第43条c款。
    [3] Restatement (Third) of Unfair Competition, §25,Comment f (1995).
    [4] Davidoff & Cie SA. and Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd., c-292/00.
    [5] Opinion of A.G. Jacobs, ECR 2003, Page I-00389.
    [6] Davidoff & Cie SA. and Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd., c-292/00.
    [7]该《示范规定》文本中所使用的“弱化”一词,实即淡化,其英文本作“dilution”。
    [8]他人将商号独立地或者作为组成部分注册为商标,可能导致消费者对商品或服务的来源发生误认,即导致混淆。但正是由于消费者仍将商标或商号视为代表同一主体,这种使用就没有削弱商号区分不同主体的能力,也更谈不上削弱商号区分商品或服务来源的能力。
    [9]与其他国家和地区使用驰名商标的概念不同,欧盟使用的是“声誉商标”的概念,欧洲法院认为声誉商标的驰名度可以低于驰名商标,参见c-375/97,para.13。为行文的便利,本文以下除有特别说明外,统一使用驰名商标的概念。
    [10] USTA Report , 77 Trademark Rep., at 460; 1995 House Rep., at 7.
    [11] David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law, at 203, n.183.
    [12] TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc., 244 F. 3d 88, 57 U.S.P.Q.2d 1969(2d Cir. 2001).
    [13] McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, at 24-171, westgroup rel. #17, 3/2001(TRU).
    [14] W. Von Meibom and F. RÖdiger , “Reputed Trade Mark”, in European community Trade Mark , at 212, Kluwer Law International, 1997.
    [15] Id, at 218, n43 and accompanying text.
    [16]关于法院可否根据州反淡化法签发针对全美的禁令,在美国不同的法院之间存在着分歧。
    [17] See W. Von Meibom and F. RÖdiger , supra note 14, at 218.
    [18] General Motors Corporation v. Yplon SA. C-375/97.
    [19] General Motors Corporation v. Yplon SA. C-375/97, at para. 24.
    [20] The relevant words of FTDA are “The owner of a famous mark shall be entitled to an injunction...”.
    [21] McCarthy, supra note 13, at 24-159.
    [22] Report of the T.R.C., 77 Trademark Rep. 375, 460 (1987).
    [23] Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. , 212 F.3d 157, 54 U.S.P.Q. 2d 1577 (3d Cir. 2000).
    [24] Nabisco Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F. 3d 208, 51 U.S.P.Q. 2d 1882 (2d Cir. 1999).
    [25] TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.,224 F. 3d 88, 57 U.S.P.Q. 2d 1969(2d Cir. 2001).
    [26] V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d 464, 59 U.S.P.Q. 2d 1650 (6th Cir. 2001).
    [27] The relevant words of TDRA are “...the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction...”.
    [28] Sabel BV v. Puma AG, Rudoff Dassler Sport, C-251/95, at para. 24.
    [29] See Restatement(Third) of Unfair Competition, §25, Comment e(1995).
    [30]“吉普”、“氟里昂”在我国后因行政机关的干预而重新被作为商标保护。但“吉普”在韩国仍被拒绝作为商标保护。通过行政干预而不是商标所有人的市场行为使一个已经退化的商标“起死回生”是否合理及有效,令人怀疑。事实上,我国普通消费者并未因行政机关的干预行为而将“吉普”作为商标看待。在消费者心目中,“吉普”就是吉普车,即小型越野车,而不是商标。不管“吉普”一词最初是否为商标,其现已成为商品名称是客观事实。因此,行政机关禁止他人将“吉普”作为商品名称使用似乎没有什么道理。“氟里昂”商标的情形也基本类似。
    [31] Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F 505 (SDNY 1921).
    [32]直接涉及退化认定的案件在美国法院实际上并不多,多数法院只是在判决中附带地提及这一问题。但理论界在退化的认定上并没有表现出什么分歧。
    [33] Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp.1183.
    [34] Steinway & Sons v. Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D. Cal. 1981).  
    [35] American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006(S.D.N.Y.(1989).             
    [36] Anheuser-Bushe , Inc. v. Andy’s Sportswear, Inc.,40 U.S.P.Q. 2d 1542(N.D.Cal.1996).
    [37] Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F. 3d 3.
    [38] Deere & Co. v. MTD Prods., 41 F.3d 39.
    [39] McCarthy, supra note 13, at 24-220.
    [40] Lighthawk, Environmental Air Force v. Robertson, 812 F. Supp. 1095.
    [41] CPC Intern., Inc. v. Skippy Inc., 214 F.3d 456, 55 U.S.P.Q.2d 1033(4th Cir. 2000).
    [42] David S. Welkowitz, supra note 11, at 224.
    [43] Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development 170 F. 3d 449, 50 U.S.P.Q. 2d 1065 (4th Cir.), Cert. Denied, 528 U.S. 923 (1999).
    [44] V Secret Catalogue v. Moseley Inc., 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001).
    [45] Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S.418, 123 S. Ct. 1115 (2003).
    [46]到TDRA颁布时止,美国法院已在13个案件中援引了最高法院的这一裁决,其中包括过去极力主张“可能淡化”标准的第二巡回法院。
    [47] See First Council Directive 89/104/EEC, Art. 4 (3). (A Trade mark shall further more not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid…where the use of the later trade mark without due cause wouldtake unfair advantage of, orbedetrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier community trade mark) ( emphasis added).
    [48] Id. Art. 5(2) (Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign…where use of that sign without due cause takesunfair advantage of or isdetrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark)(emphasis added).
    [49] 16 C.F.R.§14\15(b)-(c).(“ Commission policy in the area of comparative advertising encourages the name of , or reference to competitors, but requires clarity, and, if necessary, disclosure, to avoid deception of the consumer…Comparative advertising encourages product improvement and innovation and can lead to lower prices in the market place.” ) See McCarthy, supra note 13, at 25-118, n. 2 and accompanying text.
    [50] Cliffs Notes , Inc. v. Bantam Doubleday Dell publishing group, 886 F. 2d 490; 12 U.S.P.Q.2d 1289 (2d Cir. 1989).
    [51] L. L. Bean, Inc. v. Drake Publishing, Inc., 811 F. 2d 26, U.S.P.Q.2d 1753 (1st Cir. 1987).
    [52] The parody was entitled “L.L.Bean’s Back-To-School-Sex-Catalogue”, as against plaintiff’s “L. L. Bean’s catalogue”.
    [53] Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F. 2d 1482, 4 U.S.P.Q. 2d 1216 (10th Cir. 1987).
    [54] Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).
    [55] Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Sup 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D.N.Y. 1972).
    [56] American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y. 1989).
    [57] Chemical Corporation of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306 F. 2d 433, 134 U.S.P.Q. 524 (5th Cir. 1962).
    [58] See Fredley & Maniatis, Parody: A Fatal Attraction? Part Ⅱ: Trade Mark Parodies, [1997] 8 E.I.P.R. 412

     
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